Dňa 05. júna 2024 rozhodol Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vo veci T-58/23, Supermac’s (Holdings) Ltd (Supermac’s) proti Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) o tom, že McDonald’s stráca európsku ochrannú známku pre slovné označenie „Big Mac“ v súvislosti s určitými tovarmi a službami. Spoločnosť Supermac’s mala totiž spor s McDonald’s pred EUIPO, pričom nebolo rozhodnuté v plnej miere tak, ako spoločnosť Supermac's navrhovala. SD EÚ rozhodnutie EUIPO svojim rozsudkom čiastočne zrušil a zmenil.
Konanie pred EUIPO
Spoločnosť McDonald’s má zapísanú európsku ochrannú známku pre slovné označenie „Big Mac“ od roku 1996 pre viaceré tovary a služby. Jednotlivé tovary a služby sa pri registrácii ochranných známok zapisujú v rámci tried tovarov a služieb, a to podľa Medzinárodného (Niceského) triedenia tovarov a služieb na zápis ochranných známok (Niceské triedenie).
V roku 2017 sa spoločnosť Supermac‘s obrátila na EUIPO s návrhom na zrušenie ochrannej známky Big Mac v súvislosti s niektorými tovarmi a službami, a to z dôvodu, že podľa ich tvrdenia táto ochranná známka nebola v súvislosti s predmetnými tovarmi a službami používaná skutočne a nepretržite počas posledných piatich rokov. EUIPO návrhu v plnom rozsahu vyhovel a konštatoval, že McDonald’s nepreukázal dostatočne rozsah používania napadnutej ochrannej známky pre tieto tovary a služby. McDonald’s sa následne voči rozhodnutiu odvolal, pričom odvolací senát rozhodnutie pre niektoré tovary a služby z Tried 29, 30 a 42 Niceského triedenia zrušil (teda ochranný známku pre ne ponechal), pričom vo zvyšku odvolanie zamietol.
Konanie pred SD EÚ
SD EÚ svojim rozshodnutím čiastočne zrušil a zmenil rozhodnutie EUIPO, a to tak, že odobral McDonald’s ochranu poskytovanú v súvislosti s niektorými tovarmi a službami. SD EÚ mal za to, že McDonald‘s nepreukázal, že ochrannú známku používal skutočne a nepretržite v súvislosti s týmito tovarmi a službami. V predmetnom konaní boli posudzované jednotlivo viaceré tovary a služby, ktorých zápis spoločnosť Supermac’s rozporovala.
V prvom rade išlo o tovary „mäsové sendviče“ a „kuracie sendviče“ v Triede 29 Niceského triedenia. Supermac’s tvrdil, že tieto tovary už má McDonald’s pri ochrannej známke Big Mac zapísané v Triede 30, a preto musia byť z Triedy 29 odstránené. SD EÚ s týmto tvrdením nesúhlasil a v tejto časti návrh zamietol. S odvolaním sa na svoju predchádzajúcu judikatúru to odôvodnil tak, že klasifikácia do Tried nepredstavuje systém, v ktorom by tovary a služby zaradené do jednej triedy nemohli byť taktiež súčasťou inej triedy.
Ďalšou otázkou bolo skutočné používanie označenia „kuracie sendviče“ v Triedach 29 a 30 Niceského triedenia. SD EÚ dal tentokrát za pravdu spoločnosti Supermac’s. Vyhodnotil, že dôkazy, ktoré McDonald’s poskytol, nie sú dostatočné na preukázanie, že označenie Big Mac sa skutočne používa v súvislosti s kuracími sendvičmi za posledných 5 rokov. Predložené dôkazy neposkytli informáciu o rozsahu používania ochrannej známky v súvislosti s predmetným tovarom podľa kritérií stanovených v judikatúre, a to najmä ak ide o objem predaja, dĺžku a frekvenciu používania ochrannej známky.
Predmetom rozhodnutia bolo aj skutočné používanie označenia „potraviny pripravované z mäsa a hydiny“ v Triede 29 Niceského triedenia. Čo sa týka „hydiny“, SD EÚ použil rovnaký argument ako pri kuracích sendvičoch, a teda v tejto časti ochranu odňal. Supermac’s však taktiež spochybňoval, že „mäsové sendviče“ sú zahrnuté do kategórie „potraviny pripravované z mäsa“ a tvrdil teda, že „sendviče” tvoria samostatný podkategóriu v Triede 29. SD EÚ sa s týmto nestotožnil a zhodnotil, že to nie je dostatočne široká kategória na to, aby ju bolo potrebné členiť na podkategórie (napr. sendviče), v súvislosti s ktorými by bolo nutné osobitne preukazovať skutočné použitie ochrannej známky.
Problematickým bolo pre spoločnosť Supermac’s aj skutočné použitie ochrannej známky v súvislosti s tovarom „jedlé sendviče“ v Triede 30 Niceského triedenia. EUIPO ponechal ochrannú známku pre tento tovar s argumentom, že ak priznal ochranu pre „mäsový kurací sendvič“, stačí to na to, aby mohla byť ochranná známka automaticky súčasťou širšej kategórie, ktorou sú „jedlé sendviče”. Podľa Supermac‘s používanie v súvislosti s jedným druhom sendvičov neznamená používanie pre akýkoľvek druh jedlých sendvičov. SD EÚ súhlasil s tým, že jedlý znamená doslova „pripravený na konzum“, takže ak je platne zapísaná ochranná známka pre „mäsové sendviče“, tak to odôvodňuje dostatočne zápis aj pre „jedlé sendviče“.
Nakoniec bolo otázkou aj to, či je ochranná známka Big Mac skutočne používaná v súvislosti so službami „služby poskytované alebo súvisiace s prevádzkou reštaurácií a iných zariadení alebo prevádzok zaoberajúcich sa poskytovaním jedál a nápojov pripravených na konzumáciu a pre zariadenia na prepravu“ a „príprava jedál na donášku“ v Triede 42. SD EÚ zhodnotil, že McDonald’s nepredložil solídne a objektívne dôkazy na to, aby dostatočne preukázal použitie ochrannej známky v súvislosti s týmito službami. Zdôraznil tiež, že použitie pre určité súvisiace tovary nepreukazuje automaticky aj použitie s predmetnými službami, takže návrhu sa v tejto časti taktiež vyhovelo.
Čiastočná strata ochrannej známky pre Big Mac
Výsledkom rozhodnutia SD EÚ je, že odňal ochranu pre európsku ochrannú známku „Big Mac“ v súvislosti s nasledovnými tovarmi a službami: „kuracie sendviče“ v Triede 29 a v Triede 30, „potraviny pripravované z hydiny“ v Triede 29 a „služby poskytované alebo súvisiace s prevádzkou reštaurácií a iných zariadení alebo prevádzok zaoberajúcich sa poskytovaním jedál a nápojov pripravených na konzumáciu a pre zariadenia na prepravu“ a „príprava jedál na donášku“ v Triede 42. Dôkazy predložené zo strany McDonald‘s totiž neboli dostačujúce na preukázanie akýchkoľvek údajov o rozsahu používania ochrannej známky v súvislosti s predmetnými tovarmi a službami.
