Ochranná známka predstavuje označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Rozlišovacia spôsobilosť je preto jednou zo základných hmotnoprávnych podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (zákon) v § 5 ods. 1 taxatívne vymedzuje jednotlivé podmienky, za splnenia ktorých Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (úrad) prihlásené označenie do registra ochranných známok nezapíše. Okrem situácií, ktoré zakladajú absolútnu nemožnosť zápisu označenia, akými sú napríklad rozpor s dobrými mravmi, či charakter náboženského symbolu, zákon úradu umožňuje nezapísať do registra aj označenie, ktoré by nespĺňalo hlavné ciele a podstatu ochrany udelením ochrannej známky, o opaku čoho však má prihlasovateľ možnosť úrad presvedčiť.
Konkrétne sa jedná o prípady, kedy prihlásené označenie:
- nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb,
- je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.
O skutočnosti, že prihlásené označenie napĺňa podstatu niektorej z vyššie menovaných podmienok môže úrad rozhodnúť v rámci vecného prieskumu prihlášky, v dôsledku ktorého vydá negatívny výsledok prieskumu. K nemu sa má prihlasovateľ možnosť v stanovenej lehote vyjadriť a presvedčiť úrad o splnení zákonných podmienok na registráciu. Aj napriek na prvý pohľad striktnej právnej úprave zákon vychádza v ústrety prihlasovateľom, ktorých značky boli ku dňu podania prihlášky ochrannej známky už verejnosti dostatočne známe. O tom, že je ich značka známa a nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť, však musia úrad dostatočne presvedčiť.
Kedy preukazovať rozlišovaciu spôsobilosť
Preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti má prihlasovateľ možnosť jednak vo vyjadrení k spomínanému výsledku prieskumu prihlášky, ako aj v predstihu, zároveň s podaním prihlášky. Vopred by mal prihlasovateľ rozlišovaciu spôsobilosť preukazovať, ak má dôvodnú obavu, že ÚPV SR ochrannú známku bez takého preukázania nezverejní, čo prihlasovateľovi ušetrí čas a konanie môže značne skrátiť.
Prípady, kedy je vhodné preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti priložiť priamo k prihláške ochrannej známky, predstavujú typické príklady označení, ktoré spája prvok všeobecnosti. Konkrétne by sa mohlo jednať napríklad o názov periodika „Kuchárske noviny” alebo označenie fitness centra „Women’s Gym”, ako aj názov reštaurácie „U Francúza”, kedy by výsledok prieskumu prihlášky iba potvrdil absenciu rozlišovacej spôsobilosti.
Dôvodom absencie rozlišovacej spôsobilosti je nedostatočná originálnosť, ktorá zapríčiní, že si spotrebitelia so značkou nebudú automaticky spájať konkrétneho poskytovateľa a jeho tovary či služby. Označenie „Kuchárske noviny” môže byť priemerne informovaným spotrebiteľom vnímané ako všeobecné označenie pre všetky noviny obsahujúce informácie z oblasti gastronómie, vydávané rôznymi subjektami. Rovnako názov „Women’s Gym”, predstavuje aj napriek cudzojazyčnému zloženiu štandardné označenie pre fitness centrum určené pre ženy, čím iba špecifikuje druh služieb v ňom poskytovaných. Absencia rozlišovacej spôsobilosti v názve reštaurácie „U Francúza” môže byť podporená využitím označení obvyklých v bežnom jazyku, čo znižuje mieru možnosti individualizácie tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb.
Aj napriek veľmi všeobecnému charakteru označení však môže nastať situácia, kedy prihlasovateľ konkrétnu značku používa na území Slovenska alebo vo vzťahu k tomuto územiu po dobu, v intenzite a spôsobom, ktorý zapríčinil nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti. V dôsledku toho si s týmto označením spotrebitelia dokážu spojiť nie len konkrétne služby (napr. služby tréningov a skupinových cvičení pre ženy) ale aj odlíšiť, ktorý konkrétny subjekt ich poskytuje (napr. spoločnosť WomansGym, vlastniaca tri pobočky v rôznych väčších mestách na Slovensku, vysielajúca online cvičenia, predávajúca kvalitné športové oblečenie vlastnej značky).
Spôsoby preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti
Zákon vo svojich ustanoveniach bližšie nešpecifikuje spôsob, akým možno rozlišovaciu spôsobilosť preukázať, ani konkrétne dôkazy, ktoré by mohli v konaní zvýšiť šance úspechu prihlasovateľa. Z ustálenej praxe ÚPV SR však možno vyvodiť viacero druhov dôkazných materiálov, ktoré v tomto štádiu konania dokážu splniť účel preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti a ktorých stručný prehľad prinášame nižšie.
Kontinuálne používanie označenia
Prvým krokom v preukazovaní rozlišovacej spôsobilosti by malo byť predloženie dôkazov o kontinuálnom používaní označenia vo forme, v akej je v prihláške ochrannej známky uvedené. Podstatným je zároveň dbať na to, aby tieto dôkazy obsahovali dátum, z ktorého pochádzajú a týmto podporili zákonnú podmienku vzťahujúcu sa na obdobie pred podaním prihlášky. Príkladom môže byť napríklad historický vizuál webového sídla, prostredníctvom ktorého sú služby poskytované, a na ktorom bolo označenie vždy dominantne umiestnené. Podporným materiálom je aj informácia o návštevnosti či tzv. klikanosti tohto webu. Okrem toho sú to akékoľvek materiály pochádzajúce z obdobia pred podaním prihlášky, meniace sa v závislosti od zaradenia konkrétneho subjektu. V prípade predajcov oblečenia to môže byť napríklad znázornenie kolekcie z obdobia jar/leto 2019, na ktorej kúskoch je viditeľne znázornená značka prihlasovateľa spolu s informáciou o približnom počte predaných kusov.
Používanie prihlasovateľom, ale aj tretími stranami
Skutočnosť, že je prihlásené označenie používané však nezakladá priamo jeho rozlišovaciu spôsobilosť. Pre tú je okrem samotnej možnosti spotrebiteľov sa s ním stretnúť podstatné, aby si uvedomovali, že konkrétne tovary a služby pochádzajú práve od prihlasovateľa. Ideálnym dôkazom sú preto materiály zachytávajúce používanie označenia zákazníkmi, napríklad v recenziách, pozvánkach či venovaniach. Okrem zákazníkov môže ísť aj o obchodných partnerov, ktorí na faktúrach, v zmluvách či oznamoch o blížiacich sa podujatiach prihlasovateľa označujú práve jeho značkou. V neposlednom rade ide aj o články, rozhovory či reportáže odvysielané v televízii či zverejnené na internete.
Hospodárske úsilie prihlasovateľa
Za vybudovaním stabilnej značky stojí úsilie jej majiteľa, ktoré okrem personálneho a vôľového aspektu zahŕňa aj aspekt finančný. Preto je vhodné túto skutočnosť preukázať napríklad zmluvou a faktúrou vystavenou za zhotovenie loga, prípadne za účasť na konferencii či výstave, kde prihlasovateľ svoje služby pod svojou značkou propagoval, ideálne s fotografiami z podujatia zachytávajúcimi umiestnenie loga, ako aj informáciou o približnom počte zúčastnených osôb. Ak sa k uvedenému pridá aj informácia o zameraní konkrétnej výstavy, ÚPV SR môže dedukovať, aký počet spotrebiteľov vyhľadávajúcich a zameriavajúcich sa na konkrétnu oblasť, do ktorej prihlasovateľ v dôsledku charakteru svojej obchodnej činnosti spadá, sa malo možnosť s jeho službami a tovarmi pod touto značkou oboznámiť.
Uvedené príklady argumentácie pri preukazovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predstavujú len časť možností, ktorými možno stabilitu a popularitu značky preukázať a tak presvedčiť úrad o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti, čoho dôsledkom je prípustnosť zápisu vášho označenia do registra ochranných známok. S cieľom vyhnúť sa zamietnutiu prihlášky ochrannej známky je však vždy ideálne kontaktovať odborníka na túto oblasť, ktorý bude nielen dbať na správny výber a použitie dôkazných materiálov, ale aj zabezpečí, aby spĺňali všetky náležitosti, ktoré sú pre úspech v konaní nevyhnutné.
Autor: Magdaléna Karvaiová a Lukáš Steiniger
