V článku 16 ods. 5 písm. a) smernice o OZEÚ, ako aj v článku 18 ods. 1 písm. a) nariadenia o OZEÚ sa stanovuje, že: „za používanie ochrannej známky sa považuje aj používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná.“ Znenie týchto článkov ponecháva priestor na výklad pojmu „podoba, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť“. Keďže tento pojem mohol byť – a bol – vykladaný odlišne v závislosti od druhu ochrannej známky (slovná, obrazová, zložená) a/alebo typu zmien (pridanie, vynechanie, zmena farby, umiestnenia atď.), posúdenie naďalej pripúšťalo do značnej miery subjektívne rozhodovanie. V tejto súvislosti bol v októbri roku 2017 spustený projekt CP8 s cieľom stanoviť súbor spoločných kritérií a zásad pre posúdenie toho, kedy zmeny v použitom označení vedú a kedy nevedú k zmene rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia.
Spoločný postup používania ochrannej známky v inej ako zapísanej podobe zverejnený Úradom priemyselného vlastníctva SR obsahuje súbor zásad a príkladov týkajúcich sa používania ochrannej známky v inej ako zapísanej podobe, pričom sa zohľadňuje vplyv pridaní, vynechaní a zmien charakteristických vlastností na rozlišovaciu spôsobilosť zapísaných slovných ochranných známok, výlučne obrazových ochranných známok a zložených ochranných známok (kombinácia slovných a obrazových prvkov).
V prvom rade je potrebné definovať aspoň základné pojmy, a to rozlišovaciu spôsobilosť a vizuálnu dominantnosť. Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky znamená, že označenie ochrannej známky slúži na identifikáciu tovarov alebo služieb, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná, a teda slúži na ich odlíšenie od iných tovarov alebo služieb. Vizuálna dominantnosť predstavuje situáciu, keď jeden prvok v porovnaní s ostatnými v označení ochrannej známky vizuálne vyniká, či už jeho umiestnením, veľkosťou alebo farbou.
Pri posudzovaní toho, či používané označenie predstavuje prijateľnú odchýlku od zapísanej podoby, by sa mali vykonať nasledovné kroky:
- Posúdenie zapísaného označenia s prihliadnutím na jeho prvky s rozlišovacou spôsobilosťou a vizuálne dominantné prvky. V prípade označenia pozostávajúceho z jediného prvku, má rozlišovaciu spôsobilosť samotné označenie. V prípade označenia pozostávajúceho z viacerých prvkov si toto posúdenie vyžaduje analýzu rozlišovacej spôsobilosti a vizuálnej dominantnosti jeho prvkov na základe inherentných vlastností každého z týchto prvkov.
- Posúdenie rozdielov v používanom označení a vplyvu zmien. V tomto kroku by sa malo stanoviť, či sú identifikované prvky v používanom označení prítomné, ako aj to, či sú pozmenené. Malo by sa vykonať posúdenie pridaných, vynechaných alebo zmenených prvkov v označení ochrannej známky.
Pridanie predstavuje situáciu, ak sa k používanému označeniu pridá prvok, pričom sa to nepovažuje za súčasné používanie viacerých označení.
Kedy sa pridaním prvku mení rozlišovacia spôsobilosť
Pridaním prvku s rozlišovacou spôsobilosťou, ktorého vzájomné pôsobenie so zapísaným označením vedie k tomu, že označenie už nemôže byť vnímané nezávisle, sa v zásade mení jeho rozlišovacia spôsobilosť. Platí to tak v prípade, keď má zapísané označenie priemernú rozlišovaciu spôsobilosť, ako aj v prípade, keď má nízku rozlišovaciu spôsobilosť.
Ak má zapísané označenie priemernú rozlišovaciu spôsobilosť, pridanie prvkov bez rozlišovacej spôsobilosti alebo prvkov s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou nemení jeho rozlišovaciu spôsobilosť, bez ohľadu na to, či sú tieto prvky z vizuálneho hľadiska dominantné alebo nie. Ak má však zapísané označenie nízku rozlišovaciu spôsobilosť, zmena jeho rozlišovacej spôsobilosti je pravdepodobnejšia, a to aj vtedy, ak sa pridá len prvok s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou.
Zapísané označenie ochrannej známky sa považuje za jeden celok. Ak prvok prítomný v zapísanom označení chýba v používanom označení, predstavuje to vynechanie. Vynechanie jedného z prvkov, ktoré majú rozlišovaciu spôsobilosť v označení, v podobe, v akej je používané, pravdepodobne zmení rozlišovaciu spôsobilosť zapísaného označenia. Naopak v prípade, keď spotrebiteľ nebude vnímať prvky zapísaného označenia vzhľadom na ich malú veľkosť alebo umiestnenie, ich vynechanie v použitom označení nezmení rozlišovaciu spôsobilosť zapísaného označenia.
Kedy sa vynechaním prvku mení rozlišovacia spôsobilosť
Ak má zapísané označenie priemernú (v zásade aj nízku) rozlišovaciu spôsobilosť, vynechanie prvku bez rozlišovacej spôsobilosti v označení, v podobe, v akej je používané, pravdepodobne nezmení rozlišovaciu spôsobilosť zapísaného označenia.
Ak zapísané označenie pozostáva výlučne z prvkov s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo prvkov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, pričom kombinácia týchto prvkov spôsobuje, že označenie ako celok je možné zapísať do registra, vynechanie jedného alebo viacerých z týchto prvkov vo všeobecnosti zmení rozlišovaciu spôsobilosť zapísaného označenia.
Vplyv zmeny vlastností označenia
Charakteristické vlastnosti ochrannej známky predstavujú napríklad typ písma, veľkosť, farba, umiestnenie. Špecifické vyjadrenie slovnej ochrannej známky, ako je jej znázornenie určitým typom písma, v určitej štylizácii, veľkosti, farbách alebo umiestnení, v zásade nemení rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej slovnej ochrannej známky, pokiaľ slovo ako také zostáva v používanej podobe identifikovateľné. Keď však slovná ochranná známka už nie je identifikovateľná, napríklad ak sa slovo použije vo výnimočnej štylizácii alebo sa upravia charakteristické vlastnosti, ktoré zmenia význam slovného prvku (napr. ak opačné poradie slovných prvkov má iný význam alebo ak graficky zvýraznená časť slovného prvku má vlastný význam), rozlišovacia spôsobilosť zapísaného označenia bude zmenená. V prípade výlučne obrazových ochranných známok vyplýva ich rozlišovacia spôsobilosť z obrazových prvkov v konkrétnom vyjadrení. Preto sa úpravou vyjadrenia pravdepodobne zmení rozlišovacia spôsobilosť zapísaného označenia, s výnimkou úpravy vlastností (napr. farby, tvaru), ktoré zásadným spôsobom neprispievajú k rozlišovacej spôsobilosti označenia. V prípade výlučne obrazových ochranných známok s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou môžu aj menšie zmeny ochrannej známky viesť k zmene jej rozlišovacej spôsobilosti.
V prípade obrazových ochranných známok vyplýva ich rozlišovacia spôsobilosť z obrazových prvkov v konkrétnom vyjadrení. Preto sa úpravou vyjadrenia pravdepodobne zmení rozlišovacia spôsobilosť zapísaného označenia, s výnimkou úpravy vlastností (napr. farby, tvaru), ktoré zásadným spôsobom neprispievajú k rozlišovacej spôsobilosti označenia.
V zložených ochranných známkach do určitej miery prispievajú k rozlišovacej spôsobilosti označenia tak slovné, ako aj obrazové prvky. Vo všeobecnosti platí, že čím viac prvok prispieva k rozlišovacej spôsobilosti označenia, tým je pravdepodobnejšie, že zmena tohto prvku povedie k zmene rozlišovacej spôsobilosti označenia.
Spoločný postup týkajúci sa používania ochranným známok v inej ako zapísanej podobe nadobudne účinnosť v lehote troch mesiacov od uverejnenia oznámenia o tomto spoločnom postupe. Materiál v úplnom znení aj s jednotlivými príkladmi (v podobe obrázkov) konkrétnych zmien je dostupný na tomto odkaze: https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/images/novinky/2020/10/SK_CP8%20Common%20Communication%20Final.pdf
